晚于系爭商標注冊申請日使用該商標標識，是否構成在先權利？

典型案例

【2022】07號

基本案情

2016年9月12日，原告徐某向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)提出系爭商標注冊申請。2016年11月30日，商標局受理徐某該商標注冊申請。2017年11月14日，商標局對徐某申請注冊的系爭商標核準注冊。2016年11月3日，被告某健康管理公司投資人向工商行政管理部門提交企業(yè)名稱預先核準申請書，申請企業(yè)字號與系爭商標中的漢字部分相同。2016年12月28日，被告企業(yè)名稱獲核準。2017年2月7日，被告注冊成立。原告徐某系被告原始股東之一，自被告成立后即擔任被告總經(jīng)理職務。被告自經(jīng)營伊始即在其經(jīng)營場所門頭、店招、店內(nèi)裝潢、易拉寶(展架)等處單獨、突出使用與系爭商標中漢字部分相同的漢字標識(以下簡稱涉案標識)。后徐某離職并提起訴訟，請求判令被告立即停止使用系爭商標，并賠償徐某經(jīng)濟損失及維權合理費用共計50萬元。被告某健康管理公司認為原告徐某申請注冊系爭商標系惡意搶注，且三年內(nèi)未實際使用，被告亦享有在先權利，被告使用涉案標識不構成商標侵權，請求駁回徐某的訴訟請求。法院裁判日照市中級人民法院經(jīng)審理認為：原告徐某提交系爭商標注冊申請之前，被告未提供證據(jù)證明其在先使用涉案標識，徐某申請注冊系爭商標，不構成《商標法》第三十二條規(guī)定的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標的搶注行為，徐某依法享有系爭商標權利。被告單獨、突出使用涉案標識，用以識別商品或者服務來源，屬于商標性使用。涉案標識與系爭商標中的漢字部分近似，且系爭商標核定服務項目與被告經(jīng)營的服務范圍相同，被告突出使用涉案標識的行為，構成《商標法》第五十七條第二項規(guī)定的在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆的情形。被告并不享有針對系爭商標的商標權、字號權等在先權利，未經(jīng)徐某許可，被告使用涉案標識屬于商標侵權行為。鑒于徐某系被告原始股東之一，徐某任職期間，被告使用涉案標識應當認定系經(jīng)徐某許可，被告不構成商標侵權。徐某提起本案訴訟后，被告持續(xù)使用涉案標識的行為侵犯了徐某系爭注冊商標專用權，應當依法承擔侵權責任。系爭商標已由被告自成立后實際使用至今。據(jù)此，一審判決被告立即停止涉案侵害商標權的行為并賠償徐某經(jīng)濟損失及合理開支3萬元。宣判后，雙方當事人均未提起上訴。

法官說法

本案主要涉及商標侵權案件審理中“在先權利認定”“實際使用認定”兩個難點問題。根據(jù)《商標法》第五十九條第三款的規(guī)定，參照商標局《商標審查及審理標準》中商標審理標準第五部分的規(guī)定，搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標審理標準的適用條件之一，是他人商標在系爭商標申請日之前已經(jīng)在先使用并有一定影響。原告徐某注冊系爭商標不是他人已經(jīng)使用并正在使用的商標，不構成惡意搶注行為。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第三十二條、第五十九條第三款的規(guī)定，在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的權利，包括商標使用權以及除商標權以外的其他權利，如字號權等。被告是否享有涉案在先權利，依法應受系爭商標注冊申請日的約束。也就是說，一旦系爭商標被核準注冊，該商標自注冊申請日即產(chǎn)生排除他人使用的法律后果，但該申請日前即存在的在先權利不受影響。被告使用涉案標識雖早于系爭商標核準注冊之日，但晚于系爭商標的注冊申請日期，被告獲準企業(yè)名稱、注冊成立日期亦均晚于系爭商標的注冊申請日期，故被告不享有其主張的在先權利。

根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權有關行政案件若干問題的意見》第二十條第二款的規(guī)定，商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為。實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。結合徐某申請注冊系爭商標、徐某系被告股東并擔任被告總經(jīng)理職務、被告知悉徐某注冊系爭商標以及被告實際使用涉案標識的相關事實，可以認定涉案注冊商標已由被告自成立后實際使用至今，被告的使用行為構成了系爭商標的實際使用認定。被告使用的涉案標識與系爭商標的細微差別，并不影響系爭商標的實際使用認定。注冊商標未使用抗辯是賠償責任阻卻事由，而非侵權阻卻事由，被告主張的未使用抗辯不成立，其應當依法承擔相應的賠償責任。

本案判決對于商標侵權案件認定在先權利和實際使用問題具有一定指導意義。同時本案以徐某提起訴訟節(jié)點界定是否構成商標侵權，對類似商標侵權案件的審理亦具有借鑒意義。

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